[스타트업 법률 가이드] 기술이전 계약 체결 시 살펴야 할 개량기술 조항

[프라임경제] 스타트업이라면 라이선스를 허여(License-Out)하든 취득(License-In)하든 라이선스 계약 또는 기술이전 계약을 체결할 기회가 한 번쯤은 올 것이다. 이 때 특히 유의해서 살펴보아야 할 조항은 바로 개량기술 관련 조항이다.

예를 들어, 스타트업이 보유하는 특허를 대기업에 기술이전 했는데 실시권자가 해당 특허의 원천기술을 이용하여 개량기술을 발명하고 더 이상 해당 특허를 이용하지 않음을 이유로 기술료 지급을 거부하는 상황이 발생할 수 있다.

개량기술은 원천기술을 이용한 발명이 될 것이므로 개량기술을 실시하기 위해서는 필연적으로 원천기술의 실시가 수반된다. 이를 두고 원천기술에 대한 특허 침해로 볼 여지도 있으나, 우리나라 특허법은 '통상실시권 허락의 심판'의 제도를 두고 있다.

개량기술의 발명자는 이를 실시하기 위해 원천기술의 특허권자에 대하여 원천기술을 실시하는 것을 요구할 수 있고, 원천기술의 특허권자가 이를 거부할 경우에는 통상실시권 허락의 심판을 청구하여 원천기술을 실시할 수 있다.

즉, 위 사례에서 해당 스타트업은 대기업으로 하여금 개량기술의 실시를 통해 원천기술을 실시하는 것을 막을 방법이 없게 된다. 따라서 관련 사항을 사전에 명확하게 규정해두는 것이 바람직하다. 구체적으로 개량기술 발명 전 원천기술 특허권자의 협의권, 개량기술의 범위, 소유권 귀속 및 활용, 비용 부담의 주체 등을 사전에 규정하는 것이 가능하다.

다만, 사전에 위와 같은 사항을 약정하는 경우에도 분쟁이 종종 생기는데, 그 이유는 개량기술의 정의 및 범위가 모호하기 때문이다.

통상적으로 개량기술은 "원천기술의 개량, 대체, 확장 또는 추가 등으로 발생되는 기술"로 정의된다. 그런데 기술이전 협상 단계에서 개량기술의 범위를 명확하게 정의하기에는 어려움이 있어, 개량기술 여부에 대하여 계약 상대방과 이견이 발생하는 경우가 많다.

특히, 제약·바이오 분야의 경우 기술개발 이후에도 임상시험, 정부 인·허가 등을 거쳐야 하는데, 기술개발만 이루어진 단계에서 기술이전 계약을 체결하는 경우 개량기술의 범위를 정함에 있어 어려움이 있다.

우리나라 법원에서도 개량기술의 정의를 명확하게 판시한 바는 없고, 대부분의 경우 계약상 정의조항에 근거하여 판단이 이루어진다. 따라서, 가능한 한 계약서에 최대한 구체적으로 규정함으로써 분쟁 가능성을 조금이나마 낮추는 것이 바람직하다.

더불어, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률은 지식재산권의 부당한 행사를 불공정거래행위의 한 유형으로 보고 있다. 특히, 실시권자가 개발한 개량기술을 특허권자에게 대가 없이 배타적으로 이전하도록 규정하는 경우 위법한 것으로 평가될 가능성이 있다. 따라서 개량기술 관련 조항 규정 시 위와 같은 점도 유의해야 할 것이다.  

김나래 법무법인 디엘지 변호사 / 연세대학교 화학공학과 졸업/연세대학교 글로벌융합공학과 박사 졸업/충남대학교 법학전문대학원 졸업